專利法實施細(xì)則第51條第一款和第二款

　　（1）發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動提出修改。

　?。?）實用新型或者外觀設(shè)計專利申請人自申請日起2個月內(nèi)，可以對實用新型或者外觀設(shè)計專利申請主動提出修改。
 

　　1、那么針對實施細(xì)則51條第一款和第二款，存在以下幾個問題？
　　問題1：在提交新申請后，主動修改的時機？
　　問題2：是否允許增加權(quán)利要求或者修改權(quán)利要求？
　　問題3：如果允許增加權(quán)利要求或者修改權(quán)利要求的話，那么對修改的權(quán)利要求又有哪些限制呢？
 

　　2、具體分析過程：
　　（1）針對問題1：在提交新申請后，主動修改的時機？

　　根據(jù)專利法實施細(xì)則第51條的規(guī)定可知：
　?、籴槍Πl(fā)明專利申請，主動修改的時機有兩個：
　　a、發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時；
　　b、在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)。

　　其中，a種情況比較特殊，因為我們提交新申請的時候，為加快審查進(jìn)度，一般會在請求書中要求實質(zhì)審查請求，這樣會導(dǎo)致在后續(xù)審查過程中不會單獨提出實質(zhì)審查請求。
 

　　這里，我們討論的a中情況指的是，在提交新申請的時候，未提出實質(zhì)審查的情況（有一些企業(yè)在提交新申請的時候可能不會要求實質(zhì)審查，而在后期的市場調(diào)研過程中，再確定是否需要提出實審以及何時提出實審），則申請人可在自申請日起三年內(nèi)，隨時向國務(wù)院專利行政部門提出實質(zhì)審查請求，提實質(zhì)審查請求的同時提交主動修改文件即可。

　　②針對實用新型或者外觀：專利申請人自申請日起2個月內(nèi)，可以對實用新型或者外觀設(shè)計專利申請主動提出修改。

　　（2）針對問題2：是否允許增加權(quán)利要求或者修改權(quán)利要求？
　　根據(jù)審查指南第二部分第八章5.2.1.1中記載的不論申請人對申請文件的修改屬于主動修改還是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，都不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍也就是必須符合專利法第33條的規(guī)定。
 

　　而審查指南和專利法中沒有明確指出不能增加權(quán)利要求或者修改權(quán)利要求的規(guī)定。因此，毫無疑義，增加權(quán)利要求或者修改權(quán)利要求在主動修改中是完全允許的。

　?。?）針對問題3：如果允許增加權(quán)利要求或者修改權(quán)利要求的話，那么對修改的權(quán)利要求又有哪些限制呢？

 
　　因為在專利法和審查指南中沒有對主動修改進(jìn)行明確的說明，以下僅是個人的一些觀點，如果有不對的地方，歡迎大家指正。
根據(jù)專利法33條的規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
 

　　A、專利法33條只是限制修改超范圍，但是并沒有限制權(quán)利要求的重新劃分。
　　這樣就有一個好處是，發(fā)明人可以提前占上申請日和申請?zhí)?，在后期主動修改的時候只要不超范圍就可重新劃分保護(hù)權(quán)利要求，確定新的保護(hù)范圍。

　　此處注意兩點：第一，與優(yōu)先權(quán)區(qū)分；第二，即使重新劃分權(quán)利要求的保護(hù)范圍，也必須在原說明書中有記載。
 

　　B、可以增加權(quán)利要求的數(shù)量，例如，在中國專利中規(guī)定，權(quán)利要求超10條的，每超一條增加150元的官費，這時候我們可以將幾條權(quán)利要求的內(nèi)容以并列的形式寫到一條權(quán)利要求中，在后期的主動修改時，可以將其拆開。在主動修改期間增加權(quán)利要求一般不收費用。

　　因此，在主動修改期限內(nèi)，對申請做主動修改，可以增加權(quán)利要求或改變保護(hù)范圍，只要符合專利法第33條的規(guī)定即可。